특허,실용신안 등록출원의 명세서 심사기준 연구

[출처] http://park.org/Korea/Pavilions/PublicPavilions/Government/kipo/fourm/a3-1.html

특허,실용신안 등록출원의 명세서 심사기준 연구

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특허심사기준연구회 소개

특허청 특허심사기준연구회는 특허청 연구회 활성화의 일환으로 1996년4월8일에 특허· 실용신안심사기준을 연구하기 위해서 발족한 연구회입니다. 연구회의 조직과 연구활동상 황을 소개하겠습니다.

또한, 본연구회의 연구결과를 본지에 발표하여 그 내용의 적부를 검 증받고자 합니다.

1. 연구회명칭
2. 
   특허심사기준연구회
3. 목적
4. 특허법 개정에 대응할 수 있는 심사기준의 연구 일본, 미국, 유럽특허청의 특허심사기준 및 제도연구 특허제도의 운용에 대한 국제적인 조화를 도모할 수 있는 특허제도 의 연구 산업재산권운영협의회의 자문 및 의견제시

5. 연구회원

6. 소 속	성 명	비 고
   심사4국 영상기기심사담당관실 전 기 전 자 통 신 반 도 체 영 상 기 기	공업서기관 이 종 일 심 사 관 홍 승 규 공업서기관 이 택 수 심 사 관 조 재 신 " 장 완 호 " 김 민 희 " 강 흠 정 " 박 형 식 " 김 승 조 " 강 해 성	총괄회장 한·일분임 간 사 한·일분임 미국분임 미국분임 유럽분임 미국분임 미국분임 분임총괄 유럽분임 분임총괄 미국분임 분임총괄 한·일분임

7. '96 연구계획

8. 4월 : 연구회구성 및 자료수집 5월 ~ 6월 : 외국특허심사기준 및 자료 등의 번역 7월 ~ 11월 : 심사기준 연구 12월 : 연구결과 종합 및 책자발간 특허청 특허심사기준연구회 연구자료 001[명세서] 특허·실용신안등록출원의 명세서 심사기준에 관한 연구 1996.6

특 허 청 특허심사기준연구회

심사4국 공업서기관 이종일

차 례

제 1 편 명 세 서
제1장 명세서 기재요건
1. 명세서의 의의
2. 특허로써 보호를 받고자 하는 발명의 파악
3. 발명의 상세한 설명
3·1 특허법 제42조 제3항
3·1·1 발명의 목적
3·1·2 발명의 구성
3·1·3 발명의 효과
3·1·4 발명의 목적, 구성 및 효과의 상호관련
3·1·5 특허청구범위의 기재와의 대응관계
3·2 특허법 제42조 제3항의 위반 유형
3·2·1 발명의 목적의 기재불비
3·2·2 발명의 구성의 기재불비
3·2·3 발명의 효과의 기재불비
3·2·4 발명의 목적, 구성 및 효과의 상호관련에 대한 기재불비
3 ·2·5 특허청구범위와의 관계의 기재불비
3·2·6 거절이유 통지시의 유의사항
4. 특허청구범위
4·1 특허법 제42조 제4항
4·2 청구항
4·3 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것(특허법 제42조 제4항 제1호)
4·3·1 특허법 제42조 제4항 제1호의 위반 유형
4·4 명확하고 간결하게 기재할 것(특허법 제42조 제4항 제2호)
4·4·1 특허법 제42조 제4항 제2호의 위반 유형
4·5 구성에 없어서는 아니되는 사항만의 기재(특허법 제42조 제4 항 제3호)
4·5·1 특허법 제42조 제4항 제3호의 위반 유형
4·6 청구항의 기재요령
4·6·1 특허법시행령 제5조
4·6·2 독립항(특허법시행령 제5조 제1항 및 제2항)
4·6·3 종속항(특허법시행령 제5조 제1항 및 제3항)
4·6·4 종속항(특허법시행령 제5조 제4항)
4·6·5 종속항(특허법시행령 제5조 제5항)
4·6·6 종속항(특허법시행령 제5조 제6항)
5. 명세서 기재불비 일반
제2장 1특허출원의 요건
1. 특허법 제45조
2. 1특허출원의 요건
2·1 1발명 1출원의 예외
2·2 1군의 발명
2·2·1 의의
2·2·2 산업상 이용분야가 동일한 발명
2·2·3 해결과제가 동일한 발명
2·2·4 구성에 불가결한 사항의 주요부가 동일한 발명
2·3 1실용신안등록출원의 범위
3. 특허법시행령 제6조
3·1 특허법시행령 제6조 제1항
3·2 1특허출원요건의 설명
3·2·1 물건 또는 방법에 관한 발명
3·2·2 기본이 되는 물의 발명이 있는 경우
3·2·3 기본이 되는 방법의 발명이 있는 경우
3·3 1특허출원의 기재

제 1 편 명 세 서

특허를 받고자 하는 자는 명세서, 필요한 도면 및 요약서 를 첨부한 출원서를 특허청장에게 제출해야 한다(특허법 제 42조 제1항 및 제2항). 명세서에는 「발명의 명칭」, 「도면 의 간단한 설명」,「발명의 상세한 설명」 및 「특허청구범위 」(이하"명세서의 기재요건"이라 한다.)를 기재해야 한다.(특 허법 제42조 제2항) 「 발명의 상세한 설명 」에 기재하여야 할 내용에 대해서는 동 제3항에, 「 특허청구범위」에 대해서 는 동 제4항 및 제5항에 규정되어 있다. 또한 2이상의 발명이 라도 하나의 출원서로 특허 출원할 수 있는 요건 「1특허출 원의 요건」에 대해서는 동법 제45조에 규정되어 있다. 이하, 명세서의 기재요건에 대해서는 제1장에서, 1특허출 원의 요건에 대해서는 제2장에서 설명한다.

제1장 명세서 기재요건

1. 명세서의 의의

2. 특허제도는 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 하고 있다. (특허 법 제1조) 즉 새로운 기술을 개발하여 그것을 공개하도록 한 자에 대하여 일정기간, 일정 조건하에서 특허권이라고 하는 독점권을 부여하므로서 발명의 보호를 도모하는 한편 제3자 에 대해서는 그 공개에 의해 발명의 내용을 알려서 그 발명을 이용할 기회를 주 는 것이다. 그리고 발명에 대한 이와 같은 보호 및 이용은 발명의 기 술적 내용을 공개하기 위한 기술문헌, 특허발명의 기술적 범위를 정확히 명시하는 권리서로서 의 사명을 갖는 명세서를 통해서 이루어지게 된다. 특허법 제42조 제3항은, 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재요 건에 대해서 규정하고 있다. 이는 기술문헌으로서의 사명을, 또 동 제42조 제4항 및 제5항은 특허청구범위의 기재요건에 대해서 규정하고 있다. 이는 권리서로서 의 사명을 표 명하고 있다. 따라서 특허제도의 목적은 이들 규정의 요건을 만족하 는 명세서에 의해서 비로소 달성되는 것이다. 그러므로 심사관은 명세서의 상세 한 설명과 특 허청구범위의 기재상태에 대해서 같은 정도의 중요도를 두고 심사할 필요가 있 다.

3. 특허로써 보호를 받고자 하는 발명의 파악

4. 특허법 제42조 제4항 제3호는 특허청구범위에는 「 보호를 받고자 하 는 발명」의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재한다는 취 지를 규정하고 있다. 이것은 발명의 상세한 설명에 개시한 「발명」중에서 출원인이 스스 로의 판단으 로 특허로써 보호를 받고자 하는 발명에 대해서 기재하고 있는 곳은 특허청구범 위라는 것을 명확히 나타내고 있는 것이다. 즉,

   (1) 예를 들어서 발명의 상세한 설명에 기본이 되는 물의 발명에 대해서 다 음과 같은 1특허출원의 범위로 할 수 있는 발명에 대해서 다면 적으로 기 재되어 있을 경우, 그 발명중에서 어느 발명에 대하여 특허로써 보호를 받고자 하는가.

   a. 그 물을 생산하는 방법의 발명
   b. 그 물을 사용하는 방법의 발명
   c. 그 물을 취급하는 방법의 발명
   d. 그 물을 생산하는 기계, 기구, 장치, 기타 물의 발명
   e. 그 물의 특정성질을 모두 이용하는 물의 발명
   f. 그 물을 취급하는 물의 발명

   (2) 발명의 상세한 설명에 기재된 상위개념의 발명 또는 하위개념 의 발명중 어느 계층의 발명에 대해서 특허로써 보호를 받고자 하는가 를 출원인이 스스로의 의사로 선택하여 그 발명에 대해 특허청구범 위에 기재할 수 있다는 것을 의미하고 있다고 해석된다. 따라서 각 청구항에 기재된 발명의 파악은 출원인이 스스로의 의 사로 표현한 특허청구범위의 기재를 존중하여 각 청구항에 기재된 사항에 의해서 한다. 이 경 우 그 발명의 파악을 하는데 발명의 상세한 설명 및 도면을 참작할 수 있다. 그 러나 특허청구범위의 기재를 떠나서 발명의 상세한 설명에 기재된 발명의 목적, 구성, 효과 및 도면에 의해서만 청구항에 기재된 발명을 파악해서는 안된다.

5. 발명의 상세한 설명

3·1 특허법 제42조 제3항

[특허법 제42조 제3항]
「제2항 제3호의 규정에 의한 발명의 상세한 설명에는 그 발명에 속하는 기술분야 에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적 ·구성 및 효과를 기재하여야 한다.」
(1) 통상의 지식인「그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자」 (이하「통상의 지식인」이라 한다)란 「출원 발명이 속하는 기술분야에서 보통정도의 기술적 이해력을 가진 자」를 말한다.
(2) 용이하게 실시할 수 있을 정도「실시할 수 있을」이란 물의 발명에서는 그 물을 만들 수 있고, 그 물을 사용할 수 있으며, 방법의 발명에 있어서는 그 방법을 사용할 수 있고, 물을 생산하는 방법에 있어서는 그 방법에 의해 물을 만들수 있을 것을 의미한다. 「용이하게 그 실시를할 수 있을 정도」란「출원시의 기술상식으로 봐서 출원 발명이 정확히 이해될 수 있고, 또한 재현될 수 있는 정도」를 말한다.

3·1·1 발명의 목적

「발명의 목적」에는 산업상 이용분야, 종래기술 및 발명이 해결 하고자 하는 과제 등이 기재되어야 한다. 여기서 종래기술에 관한 문헌은 청구항에 기재된 발명의 특허성을 평가할 때 중요한 수단의 하나이다. 따라서 특허를 받고자 하는 발명과 관련이 깊은 문헌이 존재할때는 가능한 한 그 문헌명을 기재해야 한다.

3·1·2 발명의 구성

(1) 「발명의 구성」에는 과제를 해결하기 위해 어떤 수단을 강구 했는지에 대해서 그 작용과 함께 기재되고 필요할 때는 당해 발명의 구성을 실제 어떻게 구체화 했는가를 나타내는 실시예가 기재되어야 한다. 또한, 그 실시예는 가장 좋은 결과가 얻어질 수 있는 것을 가능한 한 여러 종류 열거해서 기재하고 필요에 따라서는 구체적 숫자에 의거해서 사실을 기재해야 한다. 일반적으로 효과의 예측이 곤란한 분야(예, 화학물질)에 있어서는 통상의 지식인이 용이하게 실시할 수 있기 위해서는 통상 하나 이상의 대표적인 실시예가 필요하다.
(2) 과제를 해결하는 수단을 구체적인 수단 그 자체(예, 구성)로 표현하지 않고, 그 수단이 갖는 기능 또는 작용을 이용해서 표현하는 경우의 기재는 그 기재로부터 통상의 지식인이 용이하게 그 발명을 실시할 수 있는 경우에 한해 인정한다. 과제를 해결하는 수단의 기능 또는 작용은 「발명의 효과」로서의측면도 갖지만 이들 표현은 과제를 해결하는 수단을 규정하고 있으므로 「발명의 구성」으로 취급한다.
(3) 화학물질발명의 경우는 화학물질 그 자체가 「발명의 구성」이므로, 발명의 구성인 화학물질은 원칙적으로 화학물질명 또는 화학구조식에 의해 특정되어 있어야 한다. 또 적어도 하나의 화학물질의 제조방법, 동일성확 정자료 및 용도가 통상의 지식인이 용이하게 그 실시를 할 수 있을 정도로 발명의 상세한 설명에 기재되어 있어야 된다. 이들은 발명의 구성으로 취급하지만 발명의 효과를 인정하기 위한 것도 된다.
(4) 물질의 특정성질 (속성)을 이용해서 과제해결을 도모한 용도발명 (예를들어, 의약, 농약에 관한 발명)에 있어서의 용도는 발명의 구성이다.

3·1·3 발명의 효과

(1) 「발명의 효과」에는 당해 발명에 의해서 생기는 특유의 효과를 가능한한 구체적으로 기재한다. 여기에서 「특유의 효과」란 특허로써 보호를 받고자 하는 발명의 구성에 없어서는 안되는 사항에 의해 발생되는 효과를 의미한다. 구체적으로는 발명의 목적을 달성했다는 점을 확인하고, 종래기술과 비교 해서 보다 유리하다는 점을 나타내기 위한 것 등이 있다.
(2) 특허를 받고자 하는 발명과「가장 관련이 깊은 종래기술」과 비교한 유리한 효과(advantageous effects)는 진보성판단에 있어서 중요한 사항이다. 진보성이 결여되어 있다는 취지의 거절이유통지를 받은 경우, 출원인은 명세서의 요지를 변경하지 않는 범위내에서 유리한 효과를 보정할 수 있지만 보정을 하지 않는 경우라도 그밖에 발명의 효과에 대한 기재가 있으면 「가장 관련이 깊은 종래기술」과 비교한 유리한 효과가 기재되어 있지 않아도 제42조 제3항에 위반되는 것으로는 보지 않는다.
(3) 또한, 발명의 구성 등으로부터 통상의 지식인이 용이하게 당해 발명의 효과를 이해할 수 있고, 당해 발명의 실시의 용이성을 방해하는 것이 아닌 경우에는 발명의 효과의 기재가 형식적으로는 없거나 또는 충분하지 않다고 해도 이것을 이유로 특허법 제42조 제3항에 위반되는 것으로는 보지 않는다.

3·1·4 발명의 목적, 구성 및 효과의 상호관련

발명의 상세한 설명에는 발명의 목적, 구성 및 효과가 상호 모순없이 기재되어 있어야 된다

3·1·5 특허청구범위의 기재와의 대응관계

발명의 상세한 설명에는 특허청구범위의 청구항에 기재된 발명에 대응하는 발명의 목적, 구성 및 효과가 각각 기재되어 있어야 한다. 단, 2이상의 청구항에 대응하는 기재가 동일한 부분에 대해서는 각 청구항과의 대응이 명료하면 구태여 발명의 상세한 설명에 중복기재되어 있지 않아도 좋다.

3·2 특허법 제42조 제3항의 위반 유형

이하 발명의 목적, 구성 및 효과의 기재불비에 의해 통상의 지식인이 용이하게 그 발명을 실시할 수 없어서 특허법 제42조 제3항의 위반이 되는 경우의 유형을 발명의 목적, 구성 및 효과의 순으로 예시한다.

3·2·1 발명의 목적의 기재불비

(1) 발명의 상세한 설명에 발명의 목적이 기재되어 있지 않은 경우
(2) 발명의 상세한 설명의 발명의 목적에 관한 기재내용이 불명료한 경우
(3) 발명의 상세한 설명에 그 발명의 산업상 이용분야가 기재되어 있지 않아서 그 발명의 기술적 과제가 불명료한 경우
(4) 발명의 상세한 설명의 발명의 목적의 기재가 종래 기술과 관련되어 있지 않아서 그 발명의 기술적 과제가 불명료한 경우


3·2·2 발명의 구성의 기재불비

(1) 발명의 상세한 설명에 발명의 목적을 달성하기 위한 기술적 수단의 기재가 없는 경우
(2) 발명의 상세한 설명에 기재된 발명의 목적을 달성하기 위한 기술적 수단에 관한 기재내용이 불명료한 경우
(3) 발명의 상세한 설명에 기재된 발명의 목적을 달성하기 위한 개개의 기술적 수단의 상호관계가 불명료한 경우
(4) 발명의 상세한 설명에 발명의 목적을 달성하기 위한 기술적 수단의 작용의 기재가 없어서 그 기술적 수단의 작용(역할)이 불명료한 경우
(5) 발명의 실시예의 기재에 있어서 발명의 목적을 달성하기 위한 기술적 수단이 단지 기능적·추상적으로 기재되어 있을 뿐, 그 구현을 위한 재료, 장치, 공정 등이 불명료한 경우
(6) 발명의 상세한 설명에 기재된 실시예에 구체적인 수치가 기재되어 있지 않아서 통상의 지식인이 용이하게 그 발명을 실시할 수 없는 경우

3·2·3 발명의 효과의 기재불비

(1) 발명의 상세한 설명에 발명의 효과가 형식적으로 봤을 때 기재되어 있지 않고 발명의 상세한 설명의 어떤기재로 부터도 그 효과가 파악되지 않는 경우
(2) 발명의 상세한 설명에 특정한 방법에 의해 얻어진 측정치가 발명의 효과로 기재되어 있지만 그 측정방법이 불명료해서 발명의 효과를 확인할 수 없는 경우
(3) 발명의 상세한 설명에 발명의 효과로서 기술적으로 뒷받침 되지 않는 경제적 효과만이 기재되어 있는 경우

3·2·4 발명의 목적, 구성 및 효과의 상호관련에 대한 기재불비

(1) 발명의 상세한 설명에 기재한 발명의 구성과 그 발명의 목적 또는 효과로서 기재한 사항이 대응되지 않는 경우
(2) 발명의 목적으로 기재한 사항과 발명의 효과로 기재한 사항이 상호 관련성이 없는 경우

3·2·5 특허청구범위와의 관계의 기재불비

(1) 청구항에 기재된 사항에 다른 구성요소를 부가 또는 삭제한 사항에 대응하는 목적, 구성 및 효과가 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 경우 로서 청구항에 기재된 사항에 대응하는 목적, 구성 및 효과가 발명의 상세한 설명으로부터 파악되지 않는 경우 예 : 청구항에 구성 A + B 에 대해서 기재되어 있는 경우, 발명의 상세한 설명에 구성 A + B + C에 대한 목적 및 효과만이 기재되어 있을 뿐, 청구항에 기재된 구성 A + B 에 대응하는 목적 및 효과가 기재되어 있지 않으며 또한 파악도 되지 않는 경우
(2) 청구항에 상위개념의 사항이 기재되어 있고 발명의 상세한 설명에 당해 상위 개념에 포함되는 일부의 실시예만이 기재되어 있는 경우, 당해 상위개념에 포함되는 다른 부분에 대해서 통상의 지식인이 용이하게 실시를할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성 및 효과가 기재되어 있지 않을 경우 예 : 청구항에는 가소성물질의 압출성형방법에 대해서 기재되어 있지만 발명의 상세한 설명에는 실시예로서 탄수화물 및 단백질등을 주성분으로 하는 농수산 가공품의 식용 가소성물질의 제조방법에 관한 발명만이 기재되어 있고 ,청구항에 기재된 그 성형방법은 성형온도 및 성형압력 등으로 봐서 상세한 설명에 기재되지 않은 세라믹 및 금속 등의 가소성물질 등에 대해서는 부적절 하다고 인정되는 경우
(3) 청구항이 구성요건에 대한 선택적인 표현을 사용하는 Markush형식으로 기재되어 있을 때, 발명의 상세한 설명에 구룹중 일부에 대한 선택의 실시예 만이 기재되어 있는 경우로 그 구룹의 나머지에 대해서는 통상의 지식인이 용이하게 그 실시를 할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성 및 효과가 기재되어 있지 않을 경우 예 : 청구항에는 치환基(X)로 CH3, OH, COOH가 택일적으로 기재된 치환벤젠의 원료화합물을 니트로화하여 파라니트로치환벤젠을 제조하는 방법이 기재되어 있으나, 발명의 상세한 설명에는 실시예로써 원료화합물이 톨루엔(X가 CH3)인 경우만이 제시되어 있고 그 방법은 CH3와 COOH와의 현저한 배향성의 차이 등으로 봐서, 원료가 安息香酸(X가 COOH)인 경우에 대해서는 부적절하다고 인정되는 경우 (주) Markush 표현형식 : 청구항의 기재형식의 하나로써 Markush 표현형식은 화학물질의 발명에 대하여 적용된다. 그 작성의 예를 보면「염소와 브롬으로 구성된 그룹으로부터 선택된 할로겐 …… 」과 같이 표현형식이 대표적이다.

3·2·6 거절이유 통지시의 유의사항

(1) 특허법 제42조 제3항의 위반으로 거절이유를 통지하는 경우에는 그 이유를 구 체적으로 지적한다. 예를들면 청구항에 상위개념의 사항이 기재되어 있고, 발명의 상세한 설명에 이 상위개념에 포함되는 일부의 실시예만이 기재되어 있는 경우에 당해 상위개념에 포함되는 타부분에 대해서 통상의 지식인이 용이하게 실시를 할수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성 및 효과가 가재되어 있지 않을 경우에는 가능한한 그 타부분에 해당하는 기술이 기재되어 있는 인용자료를 이용하여 구체적 이유를 제시한다 또한 청구항이 Markush 표현형식으로 기재되어 있고 발명의 상세한 설명에 구룹중 일부에 대한 선택의 실시예만이 기재되어 있는 경우로 그 구룹의 나머지에 대해서는 통상의 지식인이 용이하게 그 실시를할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성 및 효과가 기재되어 있지 않을 경우에는 그 구체적 이유를 제시한다. 그리고 일반적으로 효과의 예측이 곤란한 기술분야에 있어서, 하나의 대표적인 실시예가 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 경우에는 단순히 실시예 또는 효과를 확인하기 위한 구체적인 예의 숫자가 불충 분하다고 하는 것만으로는 구체적인 이유를 제시한 경우에 해당되지 않는다.
(2) 발명의 상세한 설명에 기재된 발명의 효과가 발생되지 않는다는 취지의 거절이유통지에 대해서는 출원인은 그 효과가 발생된다는 점을 의견서 또는 실험성적증명서 등에 의해 반론·석명할 수 있다. 그리고 이들에 의해 실질적으로 효과가 발생된다는 점이 확인 될 수 있을 경우에는 특허법 제42조 제3항의 위반이 되지 않는다.

4. 특허청구범위

4·1 특허법 제42조 제4항
【특허법 제42조제4항】
「특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항 (이하 "청구항" 이라 한다) 이 1 또는 2이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각호에 해당하여야 한다.

1. 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것
2. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것
3. 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것」


4·2 청구항

명세서의 특허청구범위에는 특허로써 보호를 받고자 하는 발명을 기재하는 항이 1 또는 2이상 있어야 한다. 이들의 항을 청구항이라 한다. 특허법 제42조 제4항에서는 특허청구범위에 복수개의 청구항을 기재할 수 있는 다항제를 표명하고 있다.

4·3 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것(특허법 제42조 제4항 제1호)

「 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침 될 것」이란 특허청구범위의 청구항에 기재되는 발명의 기술내용은 명세서의 발명의 상세한 설명에서 충분하게 설명된 것 중에서 기재되어야 한다. 특허청구범위에 기재한 발명의 기술내용의 범위가 상세한 설명상에 기재한 발명의 기술내용보다 넓게 되어있는것에 대하여 특허권을 설정해준다면 발명의 범위를 벗어난 것까지 독점권으로 설정해주는 결과가 되므로 특허제도의 취지에 어긋나는 것이다. 구체적으로 청구항에 기재된 특허로써 보호를 받고자 하는 발명이 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침 될 것」인가 아닌가의 판단은 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 형식적으로 보아서 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는가 아닌가에 의해서 하는 것으로 한다. 따라서 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 형식적으로 봐서 발명의 상세한 설명에 기재되어 있지 않은 경우에는 특허법 제42조 제4항 제1호의 위반이 된다. 여기서 「 형식적으로 보아서 기재되어 있지 않다 」란,
(1) 특허청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 상세한 설명에 기재되어 있지 않다는 것이 명백한 경우, 다만 특허청구범위에 기재된 사항이 통상의 지식인에게 자명한 정도의 것인 경우에는 예외로 한다. (2) 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명에 기재된 용어가 통일되어 있지 않고, 그 결과 양자의 대응관계가 불명료해지는 경우를 의미한다.
(3) 청구항에 상위개념의 사항이 기재되어 있고 발명의 상세한 설명에 당해 상위개념에 포함되는 일부의 실시예만이 기재되어 있는 경우, 당해 상위개념에 포함되는 다른 부분에 대해서 발명의 상세한 설명에 통상의 지식인이 용이하게 실시를할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성 및 효과가 기재되어 있지 않은 경우

4·3·1 특허법 제42조 제4항 제1호의 위반 유형

(1) 발명의 상세한 설명에 특허청구범위에 기재된 사항과 대응하는 사항이 기재 되어 있지 않다는 것이 명백한 경우, 예 1 : 발명의 상세한 설명에서는 구체적 수치에 대해서는 전혀 기재되어 있지 않음에도 불구하고 특허청구범위에서는 수치한정을 하고 있는 경우 예 2 : 발명의 상세한 설명에서는 발명을 직류모터로 실현한 구체예만 이 기재되어 있고, 초음파 모터에 적용한 발명은 기재도 시사도 되어 있지 않은 채, 특허청구범위에서는 초음파 모터만에 적용한 발명의 구성이 기재되어 있는 경우 다만, 위의 예 1, 2에서 당해 특허출원의 출원시를 기준으로 해서 통상의 지식인에게 예 1의 수치한정이 자명한 경우 그리고 예 2에서 직류모터를 초음파모터로 대치하는 것이 자명한 것으로 인정되는 경우에는 예외로 한다.
(2) 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명에 기재된 용어가 통일되어 있지 않고 그 결과 양자의 대응관계가 불명료해지는 경우 예 3 : 워드프로세서에 있어서, 특허청구범위에 기재된「데이터처리수단」의 발명의 상세한 설명중의 「문자사이즈 변경수단」인가,「행간격 변경수단」 인가 또는 그 양쪽을 모두 가리키는가가 불명료한 경우 예 4 : 특허청구범위에 기재된「입력수단」,「스위칭수단」및「출력수단」 이 상세한 설명중에 기재된 구체적 회로의 설명중의 어느 것에 해당하는지가 불명확한 경우
(3) 청구항에 상위개념의 사항이 기재되어 있고 발명의 상세한 설명에 당해 상위개념에 포함되는 일부의 실시예만이 기재되어 있는 경우, 당해상위개념에 포함되는 다른 부분에 대해서 발명의 상세한 설명에 통상의 지식인이 용이하 게 실시를 할 수 있을 정도로 그 발명의 목적, 구성 및 효과가 기재되어 있지 않은 경우 예 5 : 청구항에는 가소성물질의 압출성형방법에 대해서 기재되어 있지만 발명의 상세한 설명에는 실시예로서 탄수화물 및 단백질 등을 주성분으로 하는 농수산 가공품의 식용가소성물질의 제조방법에 관한 발명만이 기재되어 있고, 청구항에 기재된 그 성형방법은 성형온도 및 성형압력 등으로 봐서 상세한 설명에 기재되지 않은 세라믹 및 금속 등의 가소성물질 등에 대해서는 부적절하다고 인정되는 경우

4·4 명확하고 간결하게 기재할 것(특허법 제42조 제4항 제2호)
특허청구범위에는 발명의 목적이나 효과만을 나타내는 내용을 기재하거나, 구성 요소의 기능을 장황하게 설명하거나 또는 불필요한 용어를 과다하게 기재하면 않된다. 명확하고 간결한 기재란 어떠한 것을 의미하는가. 다음의 기재요령에 입각해서 해석해야 하지만 기본적으로 종래기술과 구별이 되어야 하고 발명을 이루는 각각의 구성요건들의 구별이 뚜렷하여야 한다.

(1) 특허청구범위의 기재내용을 이해하기 위하여 필요한 경우에는 도면에 사용된 부호를 괄호로 하여 용어뒤에 사용할 수 있으며, 이 부호를 사용하지 않으 므로써 구성이 불명료하게 되어서는 않된다.
(2) 특허청구범위에는 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어를 기재해서는 않된다. 다만, 이러한 용어를 사용하지 않고서는 적절할 표현이 없고 그 의미가 명세서의 상세한 설명에 의해 명확히 뒷받침되고(기술내용 범위의 광협에 관한 사항도 포함) 발명의 단일성에 문제가 없다고 인정되는 경우 에는 허용 할 수 있다.
(3) 특허청구범위의 기재는 발명의 상세한 설명의 기재와 모순되지 않아야 하고 용어는 가능한한 명세서에 사용된 용어와 일치되게 기재하여야 한다.
(4) 특허청구범위의 기재는 필요이상으로 장황하여 발명의 구성을 불명료하게 하면 안되고 각 구성요소의 상호관계를 명확히 표현하여야 한다. 예를 들면 각구성요소를 단지 나열하므로서 그들간의 관계를 불명료하게 하면 않된다.
(5) 특허청구범위에서 수치로 발명의 구성을 한정할 때는 예를들면「120에서부 터 200까지」와 같이 수치의 범위를 정해주는 것은 무방하나「120, 200 또는 300」과 같이 수치의 한정이 불명확한 표현의 기재는 하여서는 안된다.
(6) 특허청구범위의 청구항중 구성요소는 특정기능을 수행하기 위한「수단」 또는「공정」( means or step)으로 기재할 수 있다. 이 경우 그에 대한 용어의 개념을 발명의 상세한 설명에 기재하여야 한다.

4·4·1 특허법 제42조 제4항 제2호의 위반 유형

(1) 청구항의 기재내용이 기술적으로 명료하지 않은 경우
(2) 청구항에 기재된 사항에 의해서 파악되는 발명이,「물」의 발명,「방법」 발명 또는「물을 생산하는 방법」발명중 어느 카테고리에 속하는 것인가 불명료한 경우. 예 : 「 … 로서의 사용(use)」
(3) 2이상의「보호를 받고자 하는 발명」이 하나의 청구항에 기재되어 있는 경우
예 1 : 「특정 부품 또는 그 부품을 포함하는 장치」
예 2 : 「특정한 전원을 가진 송신기 또는 수신기」
예 3 : 하나의 청구항에, 화학물질의 중간체와 최종생성물이 택일적으로 기재되어 있을 경우, 단, 어떤 최종생성물에 대해서 중간체가 되는 것이라도, 그 자신이 최종생성물이기도 하며, 다른 최종생성물과 함께 Markush 표현형식의 기재요건을 만족하는 것에 대해서는 그렇지 않다.
(4) 물의발명에 있어서, 기술적 수단이 방법적으로 표현되어 있는 경우, 단, 방법적으로 표현하는 방법 이외에 적절한 표현이 없고, 그것에 의해서도 물이 특정될 수 있는 경우는 그렇지 않다.
(5) 청구항의 기재에 다음과 같은 표현이 있고, 그 결과 보호를 받고자 하는 발명의 내용이 불명확해질 경우
① 「 ∼ 을 제외」 또는 「 ∼ 가 아닌」 등의 부정적 표현
② 「 … 이상」,「 … 이하」등 상한 또는 하한만을 표시하는 수치한정을 사용한 표현
③ 「 대략 비중이 큰」,「훨씬 큰」,「저온」,「고온」등 비교의 기준, 정도가 불명료한 표현을 사용한 경우
④ 「소망에 따라」,「필요에 따라」등의 용어와 함께, 임의 부가적 사항 또는 선택적 사항이 기재된 표현 「특히」,「예를 들면」,「등」,「바람직하게는」,「적의의」와 같은 용어가 있는 기재도 이에 준한다.
⑤ 「0-10%」와 같이 0을 포함하는 수치한정
(6) 청구항의 기재가 필요 이상으로 장황해서 보호를 받고자 하는 발명의 내용이 불명료해지는 경우

4·5 구성에 없어서는 아니되는 사항만의 기재(특허법 제42조 제4항 제3호)

(1) 「 보호를 받고자 하는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항」특허청구범위 에는 「특허를 받고자 하는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항 」이 기재되어 있어야 한다.「 특허를 받고자 하는 발명의 구성에 없어서는 안되는 사항」이 기재되어 있다란, 하나의 청구항에 기재된 사항에 의거해서 특허로써 보호를 받고자 하는 발명이 명확히 파악될 수 있다는 것을 의미한다. (2) 「 만 」의 취지는 청구항에 발명의 구성외에 목적, 효과를 중심으로 기재되는 것을 방지하고, 특허 후에 특허청구범위에 기재한 사항의 일부를 특허를 받고자 하는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항이 아니라고 주장하는것을 방지하는데 있다. 따라서 「만」의 의미는 하나의 발명에 대해서 하나의 청구항 밖에 기재할 수 없다는 것을 뜻하지는 않는다. 그러므로 위의 (1)(2)에서와 같이 하나의 청구항에 기재된 사항에서 목적달성 이 가능한 하나의 발명이 파악될 필요가 있으며, 하나의 청구항에 기재된 사항에 의거해서 그러한 하나의 발명이 파악되지 않을 경우에는 특허법 제42조 제4항 제3호의 위반이 된다. (3) Markush 표현형식 등 선택적 표현형식으로 기재된 청구항
① 보호를 받고자 하는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항에 관해 선택 할 수 있는 둘 이상의 물이 있고, 이들 선택물등이 유사한 성질 또는 기능을 갖는 경우에는 이들 선택물등을 Markush 표현형식 등 택일형식으 로 단일 청구항에 기재할 수 있다.
② Markush 표현형식 등 택일형식에 의한 기재가 화학물질에 관한 것일 경우, 그들은 이하의 요건이 만족되면 유사한 성질 또는 기능을 갖는 것이 된다.
(Ⅰ) 모든 선택물이 공통의 성질 또는 활성을 갖고 있고, 또한 (ⅱ) (ａ) 공통의 화학구조가 존재하는 즉 모든 선택물이 중요한 화학구조 요소를 공유하고 있거나, 또는(ｂ)공통의 화학구조가 판단기준이 되지 않을 경우, 모든 선택물이 그 발명이 속하는 기술분야에 있어서 1군의 것으로 인식되는 화학물질군에 속할 경우 상기 (ⅱ)(ａ)의 「모든 선택물이 중요한 화학구조요소를 공유하고 있다」란 복수의 화학물질이 그 화학구조의 큰 부분을 점하는 공통된 화학구조를 가지고 있는 경우 등을 말하며, 또 화학물질 이 그 화학구조의 사소한 부분밖에 공유하고 있지 않을 경우에는 그 공유되어 있는 화학구조가 종래기술로부터 보아서 구조적으로 현저한 부분을 구성하는 경우를 말한다. 화학구조 요소는 하나의 부분인 경우도 또 서로 관련한 개개의 부분의 조합인 경우도 있다.상기 (ⅱ)(ｂ)의 「1군의 것으로 인식되는 화학물질군이란 청구항에 기재된 발명하에서 동일하게 작용할 것이라는 것이 그 기술분야에서의 지식으로부터 예상되는 화학물질군을 말한다. 환언하면 그 화학물질군에 속하는 각 화학물질을 상호 대체해도 동등한 결과를 얻을 수 있는 경우이다.

4·5·1 특허법 제42조 제4항 제3호의 위반 유형

(1) 청구항에 판매지역, 판매처 등 발명의 구성과 관계없는 사항이 기재되어 있는 경우
(2) 청구항에 발명의 목적, 작용 및 효과만이 기재되어 있는 경우
(3) 청구항에 기재된 사항이 단일의 기술적 수단으로 이루어진 경우에 그 기술적 수단이 기능적 또는 작용적으로 표현되어 있는 경우 예 : 「젖은 의류를 탈수하는 수단을 갖는 장치」
(4) 청구항에 기재된 사항에 의해서 통합적인 하나의 기술적 사상이 파악되지 않는 경우 청구항의 기재에 명백히 구성요소가 결여되어 있는 경우. 단, 출원시의 기술상식에서 봤을 때 결여된 구성요소가 자명한 경우는 위반이 되지 않는다. 예 : 청구항에 A 및 C 공정으로 이루어지는 방법발명의 구성이 기재되어 있고, A 및 C 공정 사이에 명백히 B 공정이 필요하다고 생각되는 경우 특허를 받고자 하는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항에 관하여 둘 이상의 선택물이 있고(Markush형식 등), 이들의 선택물이 유사한 성질 또는 기능을 갖지 않는 경우
(5) 구성요소의 나열로 그 결과 상호관계가 불명료하게 되는 경우. 단, 출원시의 기술상식에서 봤을 때 그 관계가 자명한 경우는 위반이 되지 않는다. 예 : 청구항에 「특정형상의 센서와 특정형상의 프린트헤드와 전자회로로 구성되는 기록장치」로 기재되어 있고,그 결과 각 구성요소간의 관계가 불명료해지는 경우
(6) 물의발명에 있어서, 기술적 수단이 방법적으로 표현되어 있는 경우. 단, 방법적으로 표현하는방법 이외에 적절한 표현이 없고, 그것에 의해서도 물이 특정될 수 있는 경우는 그러하지 아니한다.
(7) 화학물질의 발명에서 화학물질명 또는 화학구조식에 의해서 표시되어 있지 않을 경우. 단, 화학물질명 또는 화학구조식으로 특정할 수 없을 경우에는 물리적 또는 화학적 성질에 의해 특정하는 것을 인정한다. 또한 그들에 의해서도 특정되지 않을 경우에는 제조방법을 부가하므로서 특정할 수 있을 경우에 한하여 특정수단의 일부로서 제조방법에 의해 특정하는 것을 인정한다.
(8) 용도발명에 있어서 용도가 충분히 특정되어 있지 않을 경우 예 : 「 … 로 이루어지는 의약」, 「 … 로 이루어지는 치료제」, 「 … 로 이루어지는 농약」.
(9) 청구항의 기재가, 발명의 상세한 설명 또는 도면의 기재로 대용되어 있는 경우. 단, 발명의 상세한 설명 또는 도면의 기재를 대용하지 않으면 적절히 기재할 수 없는 경우에는 대용에 의한 기재를 인정한다. 예 : 합금에 관한 발명에서 합금성분의 조성 상호간에 특정한 관계가 있어서 수치 또는 문장만으로는 명확히 표현할 수 없는 경우 「첨부도면 1에 표시한 점 A( … ), B( … ), C( … ), D( … )로 둘러싸 인 범위내의 Fe·Cr·Al 및 X %이하의 불순물에 의해 이루어지는 Fe·Cr·Al 내열 전열용 합금」

4·6 청구항의 기재요령

특허법 제42조제5항에서 대통령령으로 정하도록 한 특허청구범위의 기재요령에 대해서는 특허법시행령 제5조에서 규정하고 있다. 본 규정은 특허청구범위의 청구항(독립항, 종속항)의 정의와 이들을 기재하는 요령에 대한 것이다. 본조의 취지는 청구항의 구별의 명확성을 도모하기 위한 행정상의 편의를 위한 것으로 본다. 그러므로 본조의 위반사항은 거절이유에 해당하지만 특허이의 신청의 이유는 아니다.(특허법 제62조 제5호 및 제70조 제1항)

4·6·1 특허법시행령 제5조

【특허법시행령 제5조】
① 특허법 제42조제5항의 규정에 의한 특허청구범위의 청구항(이하"청구항"이라 한다)의 기재에 있어서는 독립청구항(이하"독립항"이라 한다)을 기재하고, 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화 하는 종속청 구항(이하 "종속항" 이라 한다)으로 기재 할 수 있다. 이 경우 필요한 때에는 그 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화 하는 다른 종속항을 기재할 수 있다.
② 독립항은 발명의 성질에 따라 적정한 수로 기재하여야 한다.
③ 종속항은 독립항 또는 다른 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화 하는데 필요한 수로 기재하여야 한다.
④ 종속항은 그 종속항이 속하는 독립항과 그 독립항의 다른 종속항중에서 1 또는 2 이상의 항을 인용하여야 하며, 이 경우 인용되는 항의 번호를 기재하여야 한다.
⑤ 2이상의 항을 인용하는 종속항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하여야 한다.
⑥ 2이상의 항을 인용하는 종속항은 2이상의 항이 인용된 다른 종속항을 인용할 수 없다.
⑦ 독립항 또는 다른 종속항을 인용하는 종속항은 인용되는 독립항 또는 다른 종속항보다 먼저 기재하여서는 아니된다.
⑧ 각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다.

4·6·2 독립항(특허법시행령 제5조 제1항 및 제2항)

특허청구범위에 다른 청구항을 인용하지 않고 기재한 청구항을 독립항이라 한다. 독립항의 기재방법(특허법시행령 제5조 제2항)에 있어서,「발명의 성질에 따라 적정한 수로」란 특허로써 보호를 받고자 하는 발명이 그 성질상 하나만으 로 기재하는 것이 적절치 않은 경우 복수의 독립항으로 기재할 수 있다는 의미와 형식적으로 보아서 동일한 청구항을 중복해서 기재하면 않된다는 의미를 가지고 있다고 해석된다. 여기에서의「형식적으로 보아서」란 2이상의 청구항이 문헌적 으로 동일하거나, 2이상의 청구항의 그 기재의 다름의 정도가 출원인에게 어떠한 실익도 인정되지 않는 정도의 것인 경우를 의미한다. 그러나 청구항의 차이가 단순히 구성요건의 다름에 있다하여 당연히 중복된 청구항이라고 판단해서는 않된다.

4·6·3 종속항(특허법시행령 제5조 제1항 및 제3항)

(1) 종속항은 독립항 또는 다른 종속항을 인용하여 그 인용 청구항을 한정하거나 부가하여 구체화 한 것이다. 즉, 종속항은 인용하고자 하는 독립항 또는 다른 종속항에 기재된 발명의 구성요건중 일부 혹은 전부에 대하여 기술적으 로 구체취하여 그 보호범위를 좁게 한정시키거나, 인용 청구항의 발명에 다른 구성요건을 부가하여 구체화 한 청구항이다. 여기에서의 「한정」이란 예를들면 인용하는 독립항의 발명의 구성요건중 하나가「접착수단」으로 기재된 경우, 이 구성요건을「양면테이프」와 같이 상위개념으로 기재된 것을 구체적으로 제시하여 한정하는 것이다. 또한 여기서의「부가란 예를들면「1. ……A와 B로 된 장치」의 청구항을 인용하여 「제1항에 있어서, ……C를 더 포함하는 장치」와 같이 명세서 또는 도면에 명백하게 기재되어 있는 구성요건을 부가하는 것은 물론, 기재되어 있지 않은 사항에 대해서도 통상의 지식인에게 자명한 정도의 구성요건을 부가하는 것을 의미한다.
(2) 선행하는 다른 청구항의 구성요건의 일부를 치환하는 청구항을 기재하는 경우 또는 선행하는 다른 청구항과는 카테고리가 다른 청구항을 기재하는 경우 등에도 청구항의 기재가 불명료하게 되지 않는 한, 다른 청구항을 인용 해서 인용형식청구항으로 기재하여, 청구항의 기재를 간단명료하게 할 수 있다.
예 1 : 인용되는 청구항의 구성요소의 일부를 치환하는 인용형식청구항
제1항 --- 치차전동기구를 구비한 특정구조의 전동장치
제2항 --- 청구항1 기재의 전동장치에 있어서, 치차전동 기구 대신에 벨트전동기구를 구비한 전동장치
예 2 : 다른 카테고리로 표현된 청구항을 인용해서 기재하는 인용형식청구항
제1항 --- 특정구조의 볼베어링
제2항 --- 특정 공정에 의한 청구항1기재의 볼베어링 제조방법

예 3 : 서브콤비네이션(sub-combination)청구항을 인용해서 기재하는 인용형식청구항
제1항 --- 특정구조의 나사산을 가진 볼트
제2항 --- 청구항1 기재의 볼트와 결합되는 특정구조의 나사골을 가진 너트
(주) 서브콤비네이션이란 다른 2이상의 장치를 조합해서 이루어지는 전체장치의 발명 및 2이상의 공정을 조합해서 이어지는 제조방법의 발명 등 (이상을 콤비네이션이라 한다)에 대해, 조합되는 각 장치의 발명, 각 공정의 발명 등을 말한다.

4·6·4 종속항(특허법시행령 제5조 제4항)

종속항이 인용하여 기술적으로 한정 또는 부가하여 구체화시킬 수 있는 해당 독립항은 한항에 한한다. 즉, 2이상의 독립항을 인용하는 종속항은 허용되지 않는다. 다만 2이상의 항을 인용하고자 할 때에는 당해 종속항이 속하는 인용 독립항과 독립항에 속하는 다른 종속항 중에서 항을 인용하여야 한다.
예: 청구항번호 청구항의 형태 기재내용
제1항 ── 독립항 A+B+C로 된 장치
제2항 ── (종속항) 제1항에 있어서, A는 A'인 장치(○)
제3항 ── (종속항) 제1항 또는 제2항에 있어서, B는 B'인 장치(○)
제4항 ── 독립항 A+B+D로 된 장치
제5항 ── (종속항) 제1항 또는 제4항에 있어서, A는 A'인 장치(×)
제6항 ── (종속항) 제4항에 있어서, A는 A'인 장치(○)
제7항 ── (종속항) 제1항(제2항) 또는 6항에 있어서, B는 B'인 장치(×)


4·6·5 종속항(특허법시행령 제5조 제5항)>br>

2이상의 청구항을 인용하는 종속항이란, 다른 2이상의 청구항을 인용해서 기재한 청구항을 말하며 특허청구범위 전체의 기재를 간단명료하게 하는데 이용된다. 이 형식에 의한 청구항은, 통상의 인용형식에서 복수의 청구항으로 각각 기재하는 경우와 비교해서 기재면, 요금면에서의 장점이 있다고 해도 포기, 무효심판의 단위로서는 하나이므로 전체적으로 포기, 무효의 대상이 되는 등의 단점도 내포하고 있다고 할 수 있다. 이 때문에 통상의 종속항으로 하는가, 다수항인용형식의 종속항으로 하는가는 이와같은 점을 충분히 비교하여 고려한 상태에서 이루어져야 하는 것이며 그 선택은 출원인의 자유이다. 다수항인용형식 으로 청구항을 기재할 때는 원칙적으로 다른 2이상의 청구항을 택일적으로 인용하고, 또한 동일한 기술적 한정을 가해서 기재해야 한다. 특허청구범위의 다항제에서는 각 항마다 하나의 발명이라고 한다.그러므로 2개 이상의 청구항을 인용할 때에는 이들의 복수개의 청구항을 동시에 인용하면 발명의 기술적인 한정의 효과를 기대할 수 없을 뿐만 아니라, 청구범위의 해석에 있어서도 그 권리범위의 확정에 곤란함이 있어서 복수개의 청구항을 동시에 인용하는 것은 불허하고 있다.그러므로 복수개의 청구항(하나의 독립항과 복수개 의 종속항 등)을 인용하고자 하는 종속항은 인용되는 복수개의 청구항을 택일적 으로 기재하여야 한다. 여기서「택일적으로」기재한다는 의미는 인용 기재한 복수개의 청구항중 어느 한 항을 특정하여 인용한다는 의미가 아니라, 어느 항이라도 좋으니 복수개의 인용항중 1항만을 인용한다는 의미로써의 택일이다.
(1) 택일적 기재에 적합한 용어예
「제1항 또는 제2항에 있어서, 」
「제1항, 제2항 또는 제3항에 있어서, 」
「제1항 내지 제3항중 어느한 항에 있어서, 」
예1)청구항의 번호 청구항 형태 기재내용
제1항 ── 독립항 A+B+C인 장치
제2항 ── 종속항 제1항에 있어서, A는 A'인 장치
제3항 ── 종속항 제1항 또는 제2항에 있어서, B는 B'인 장치(○)
제4항 ── 종속항 재1항 및 제2항에 있어서, C는 C'인 장치 (×)

(2) 비택일적 기재예
「제1항 그리고 제2항에 있어서, 」
「제1항 및 제3항에 있어서, 」
「제1항, 제2항 및 제3항에 있어서,」
「제1항 내지 제10항에 있어서, 」
예 1) 청구항의 인용이 택일적이지 않아서 불명료 해지는 예
제1항 --- 특정구조를 갖는 에어콘장치
제2항 --- 풍향조절기구를 갖는 청구항1 기재의 에어콘장치
제3항 --- 풍량조절기구를 갖는 청구항1 및 청구항2 기재의 에어콘장치

예 2) 인용되는 청구항에 동일한 기술적 한정을 가하지 않으므로서 불명료 해지는 예
제1항 --- 특정구조를 갖는 에어콘장치
제2항 --- 풍향조절기구를 갖는 청구항1 기재의 에어콘장치
제3항 --- 풍량조절기구를 갖는 청구항1 기재의 에어콘장치 또는 타이머기구를 갖는 청구항2 기재의 에어콘장치

예 3) 인용되는 청구항에 동일한 기술적 한정을 가하고 있어도, 다른 대상(다른 카테고리 등)의 청구항을 포함하므로써 불명료해지는 예
제1항 --- 특정구조의 인공심장
제2항 --- 특정공정에 의한 특정구조의 인공심장의 제조방법
제3항 --- 특정 안전장치를 구비한 청구항1 기재의 인공심장 또는 청구항2 기재의 인공심장의 제조방법


4·6·6 종속항(특허법시행령 제5조 제6항)

2이상의 항을 인용하여 이를 택일적으로 기재되는 종속항이 있을 때 다른 종속항에서 역시 2이상의 항을 인용하여 청구범위를 작성하고자할 때, 이미 2이상의 항을 인용한 종속항을 인용해서는 않된다.
예)청구항의 번호 청구항 형태 기재내용
제1항 ── 독립항 A+B+C인 장치
제2항 ── 종속항 제1항에 있어서, A는 A'인 장치
제3항 ── 종속항 제1항 또는 제2항에 있어서, B는 B'인 장치
제4항 ── 종속항 재1항 또는 제3항에 있어서, ......(×)
제5항 ── 종속항 제2항 또는 제4항에 있어서, ......(×)


5. 명세서 기재불비 일반 다음에 열거하는 경우 발명의 상세한 설명의 기재로부터 통상의 지식인이 용이하게 그 발명을 실시할 수 없을 때, 또는 특허청구범위에 기재된 사항을 통상의 지식인이 정확히 이해할 수 없을 때는 특허법 제42조 제3항 또는 제4항 및 제5항의 위반이 된다.


(1) 발명의 상세한 설명 또는 특허청구범위가 국어로 정확히 기재되어 있지 않아서 그 기재 내용이 불명료한 경우 (소위「번역불비」를 포함한다) 국어로 정확히 기재되어 있지 않은 경우로서는, 예를들어 주어와 술어의 관계의 불명료, 수식어와 피수식어의 관계의 불명료, 구두점 오류, 문자의 오류(오자 및 탈자) 및 부호의 오류 등이 있다.
(2) 용어가, 명세서 전체를 통해서 통일해서 사용되고 있지 않을 경우
(3) 용어가 학술용어 또는 학술문헌 등에서 관용되어 있는 기술용어가 아니고, 또한 발명의 상세한 설명에 용어의 정의가 되어 있지 않을 경우
(4) 상표명을 사용하지 않고서도 표시 가능한 것을 상표명에 의해 표시한 경우
(5) 명세서에 계량법에 규정하는 물리의 상태의 양을 기재할 때 계량법에서 규정하는 단위(부록)에 따라서 기재되어 있지 않을 경우
(6) 도면의 간단한 설명의 기재(도면 및 부호의 설명)가 발명의 상세한 설명, 특허청구범위 또는 도면과 관련하여 불비한 경우.

제2장 1특허출원의 요건

1. 특허법 제45조

【특허법 제45조】
「 ① 특허출원은 1발명을 1특허출원으로 한다. 다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 대하여 1특허 출원으로 할 수 있다.
② 제1항의 규정에 의한 1특허출원의 요건은 대통령령으로 정한다.」 특허 받을 수 있는 권리를 가진 자는 특허출원을 함에 있어서 하나의 특허출원에는 하나의 발명만을 개시하여야 한다. 즉, 출원서에 첨부한 명세서에 기재되는 발명이 복수개라 해도 출원인이 특허로써 보호받고자 하는 발명은 1발명이어야 한다. 만약 복수개의 유사 기술분야 또는 비유 사분야의 발명을 청구범위에 기재하는 것을 허용한다면 하나의 특허권의 권리의 범위를 확정하기가 곤란하고, 또한 심사시에는 심사관의 담당 기술분야에 대한 확정이 곤란하여 적정한 심사를 기대할 수가 없다. 그래서 특허법에서는 행정상의 편의와 특허출원의 적정한 심사라는 측면에서 1발명 1출원주의를 채택하고 있다.(특허법 제45조)심사실무상의 편의만을 위한 것이 아니라 등록사무, 권리의 거래상 유리한 점 및 특허문헌의 가치를 높이기 위해서라도 1발명 1출원주의의 중요성이 대두된다.

2. 1특허출원의 요건

2·1 1발명 1출원의 예외
특허출원은 1발명을 1출원으로 하는 것이 심사의 적정화등의 행정편의의 이유에서 유리하나 반면에 이 원칙을 예외없이 적용한다면 행정편의에 의해 취해지는 이익보다는 전체적인 손실이 더 크게되는 경우가 있다. 예를들면 발명의 내용은 동일하나 발명의 카테고리를 달리해서 특허를 받고 싶을 경우가 있다. 즉, 물의 발명에 대한 특허와 이 물을 생산하는 방법의 발명에 대한 특허를 원하는 경우에 1발명 1출원을 고집하면, 위의 경우 각각 별도의 특허출원이 있어야 특허가 가능하다. 2개 특허출원이 있다면 양 출원의 명세서상의 상세한 설명에 기재되는 발명의 내용은 거의 동일할 수 밖에 없어서 심사관이 이를 심사할 경우에 2중의 시간(실체심사시간 및 부속절차시간)을 허비해야 하는 불합리한 경우가 발생한다. 그리고 특허권이 형성된 후에도 이들 양 특허발명은 그 실시에 있어서 서로 밀접한 관계가 있으므로 분리된 권리보다는 하나로 된 권리가 더 특허권 내용을 확정하는데 유리하다. 그래서 1발명 1출원의 원칙에도 불구하고 「다만, 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명에 대하여 1특허 출원으로 할수 있다. 」라고 특허법 제45조에 규정하여 그 예외를 인정하고 있다.
여기에서「하나의 총괄적 발명의 개념」은 소위 발명의 카테고리의 상이와는 관계없이 동일 기술분야에서 이루어지는 발명의 영역으로 볼 수 있다. 예를들면 물의 발명과 그 물을 사용하는 방법의 발명 또는 그 물을 생산하는 방법의 발명과 같이 각각의 발명의 카테고리(물의 발명, 방법의 발명 및 물을 생산하는 방법의 발명) 중 어느 하나가 타 카테고리의 필수요건이 될 수 있는 발명의 영역을 의미한다. 그리고「1군의 발명」은 이들의 발명의 영역내에 있는 각각의 발명을 하나의 군(블럭)으로 하여 표현된 발명을 의미한다.「1군의 발명」으로 하여 1특허출원으로 할 수 있는 요건은 특허법시행령 제6조의 규정에 따른다.

2·2 1군의 발명

2·2·1 의의 1특허출원으로할 수 있는 하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는「1군의 발명」은 특허법시행령 제6조에서 규정한 1특허출원의 요건에 해당하는 발명과 일치한다. 여기서의 1군의 발명은 소위 동일기술분야에서 발명의 카테고리상 구분되는 각각 발명의 모음만을 의미하지는 않는다.「1군의 발명」은 기본이 되는 발명과 밀접한 관계를 가지고 있는 다음과 같은 발명의 모음을 표현하는 용어이다.
① 기본이 되는 발명과 산업상의 이용분야 및 해결하려고 하는 과제가 동일한 발명의 모음.
② 기본이 되는 발명과 발명의 구성에 불가결한 사항의 주요부가 동일한 발명의 모음.

여기서 1군으로 되는 발명은 기본이 되는 발명의 카테고리와 동일한 발명일 필요는 없다.

2·2·2 산업상 기술분야가 동일한 발명

기본이 되는 발명과 공통된 산업상 이용분야를 갖는 발명을 뜻한다. 즉, 기본이 되는 발명과 기술분야가 일치, 중복되거나 기술적으로 직접 관련성을 갖는 발명등 이다. 예컨대 기본이 되는 발명이「유리에 금속피막을 융착시킨 차광유리」일 경우에 기술분야가 중복, 일치되는 1군의 발명의 예는「유리에 금속피막을 융착시킨 유리를 사각의 프레임에 고정한 컴퓨터전자파차단용 보안기」와 같은 경우이다.

2·2·3 해결과제가 동일한 발명

발명의 목적의 한 요소로 설명되는 해결과제가 동일한 발명을 1군의 발명으로 본다는 의미이다. 예컨대, 단독으로는 그 용도가 특별하지 않은 물의 발명(Subcom bination invention)과 상기의 물의 발명과 결합하면 그 용도가 특정되지만 역시 단독으로는 그 용도가 특별하지 않는 물의 발명(Subcombination invention)의 모음, 또는 위의 경우를 포함하고 이들 두 발명의 결합에 의해서 이루어지는 발명 (Combination)의 모음과 같이 개별적으로는 의의가 없지만 한가지 해결과제를 위해서 존재하는 각각의 발명의 모음이다.

예)1.기본발명 : 특정구조의 나사산을 갖는 볼트(Subcombination)
2.관련발명 : 특정구조의 나사홈을 갖는 너트(Subcombination)
3.관련발명 : 특정구조의 나사산을 갖는 볼트와 특정구조의 나사 홈을 갖는 너트로 되는 고정구(Combination)


2·2·4 구성에 불가결한 사항의 주요부가 동일한 발명

기본이 되는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항의 주요부를 공통적인 발명의 구성으로 하는 발명을 의미한다.

2·3 1실용실안등록출원의 범위

【실용신안법 제9조】
「① 실용신안등록 출원은 1고안을 1실용신안등록 출원으로 한다.
② 제1항의 규정에 의한 1실용신안등록출원의 요건은 대통령령으로 정한다.」
【실용신안법시행령 제2조】
「법 제9조 제2항의 규정에 의한 1실용신안등록 출원의 요건은 물품에 관한 1독립항을 기재한 출원으로 한다. 다만, 1독립항만으로 하는 것이 부적합한 경우에는 2이상의 독립항으로 기재할 수 있다.」
실용신안등록 출원도 1고안 1출원주의를 원칙으로 하고 있다. 그러나 실용신안등 록의 대상인 고안은 물품만을 대상으로 하고 있으므로 1특허출원의 요건과 같은 「하나의 총괄적 고안의 개념으로써 1군의 고안」의 개념은 인정되지 않는다. 실용신안법시행령 제2조에서와 같이 2이상의 독립항으로 할 수 있다란 「같은 카테고리에 있는 2이상의 독립항을 기재할 수 있다라는 의미이다.

3. 특허법시행령 제6조

【특허법시행령 제6조】
「①법 제45조 제2항의 규정에 의한 1특허출원의 요건은 다음 각호의 1에 해당하여야 한다.

1. 물건 또는 방법에 관한 1독립항을 기재한 출원
2. 물건에 관한 1독립항을 기재한 경우에 다음 각목의 독립항을 선택하여 기재하거나 모두 기재한 출원
가. 그 물건을 생산하는 방법에 관한 1독립항
나. 그 물건을 사용하는 방법에 관한 1독립항
다. 그 물건을 취급하는 방법에 관한 1독립항
라. 그 물건을 생산하는 기계.기구.장치 기타의 물건에 관한 1독립항
마. 그 물건의 특정 성질만을 이용하는 물건에 관한 1독립항
바. 그 물건을 취급하는 물건에 관한 1독립항

3. 방법에 관한 1독립항을 기재한 경우에 그 방법의 실시에 직접 사용 하는 기계·기구·장치 기타의 물건에 관한 1독립항을 기재한 출원
② 제1항 각호의 경우에 1독립항만으로 포괄하여 기재할 수 없을 때에는 법 제45조 제1항의 규정에 의한 1군의 발명에 해당하는 경우에 한하여 2이상의 독립항으로 기재할 수 있다.」

3·1 특허법시행령 제6조 제1항

하나의 총괄적 발명의 개념을 형성하는 1군의 발명으로 볼 수 있는 것에 대하여 특허법시행령 제6조에「1특허출원의 요건」으로 정의하여 규정하고 있다. 즉, 하나의 특허출원으로 하여 특허청구범위에 기재될 수 있는 발명의 군은 물의 발명, 물의 생산방법의 발명 및 방법의 발명을 각각 별도의 독립항으로 또한 이들은 조합하여 하나의 특허청구범위에 포함시킬 수 있도록 보장하고 있다. 여기에서 1군에 포함되는 각각의 발명은 당해 특허출원의 특허청구범위에 독립항으로 구별하여 기재될 수 있음을 의미한다.

3·2 1특허출원요건의 설명

3·2·1 물건 또는 방법에 관한 발명
1특허출원으로 할 수 있는 가장 기본적인 발명의 단위로써 물건에 관한 1발명, 방법(물의 생산방법에 관한 발명을 포함)에 관한 1발명을 각각 1특허출원으로 한다.

3·2·2 기본이 되는 물의 발명이 있는 경우

(1) 그 물건을 생산하는 방법의 발명
기본이 되는 발명이 물에 관한 발명일 경우에, 방법자체로 원료나 피가공물등을 기본발명인 물로 변화시키는 생산방법의 발명을 의미한다. 이러한 생산방법의 발명은 기본 발명인 물의 발명과 각각 독립항으로 하여 1특허출원으로할 수 있다.

(2) 그 물건을 사용하는 방법의 발명
물의 발명이 존재할 때, 그 물의 성질.기능등을 이용하는 방법의 발명을 의미한다 . 예를들면 기본이 되는 물의 발명이「장치」라면 이「장치」의 사용법이 하나의 발명으로 되어서 그 장치의 발명과 사용방법의 발명이 각각 독립항으로 하여 1특허출원으로 할 수 있다.

(3) 그 물건을 취급하는 방법의 발명
물건을 취급하는 방법이란 그 물건을 본질적으로 변화시키지 않으면서 그 물건에 대해서 외적인 작용을 줌으로써 그 물건의 기능을 유지 및 발휘시키는 방법을 의미한다. 예를들면, 기본이 되는 물의 발명이 특정한 구조를 가지고 있을 때에 그 물을 수납운반하는 방법 또는 그 물을 저장하는 방법등이 물을 취급하는 방법의 대표적인 예이다. 또한 예로 그 물건의 특성이 불안정한 화합물일 경우에 안정화제의 첨가등의 방법에 의하여 그 화합물을 안정화시키는 방법을들 수 있다. 이러한 물의 발명과 그 물을 취급하는 상기와 같은 방법의 발명을 각각 독립항으로 하여 1특허출원에 기재할 수 있다. 그 물을 취급하는 물의 발명도 같은 의미로 해석된다.

(4) 그 물건을 생산하는 기계, 기구, 장치 기타의 물건에 관한 발명
물의 발명이 있을 때 그 물건을 생산하는 기계, 기구 및 장치의 의미는 별도의 설명을 요하지 않는다. 즉, 그 물건을 생산하는데 사용되는 장치류라고 해석된다. 그러나 물을 생산하는「기타의 물건」의 의미가 명확하지 않다. 여기서의「기타의 물건」은 1특허출원의 요건을 실질적으로 확대시키는 작용을 한다. 물건을 생산하는 장치류의 발명뿐만 아니라, 소위 재료적인 물건 예를들면 촉매나 미생물등의 원료에 관한 발명도 그 기본이 되는 물의 발명과 함께 독립항으로 하여 1특허출원에 기재될 수 있다.

(5) 그 물건의 특정성질만을 이용하는 물건의 발명
물의 발명에 대해서 그 물의 특정설질만을 이용하는 물이란 그 물의 속성을 독점적으로 이용하는 물을 의미한다. 이는 소위 용도발명의 개념을 포함하여 그 보다 더 넓은 의미를 갖는 상태의 물을 의미한다. 전형적인 예는「물질발명(DDT) 」에 대한 독립항과 그「물질발명」에 대한「용도발명(DDT 살충제)」을 독립항으 로 하여 1특허출원으로 할 수 있다는 것을 들 수 있다.

3·2·3 기본이 되는 방법의 발명이 있는 경우

그 방법의 실시에 직접사용하는 기계, 기구, 장치 기타의 물건에 관한 발명, 즉 기본이 되는 발명이 방법의 발명일 경우에 그 방법을 실시하는데 사용되는 장치류 와 기타 촉매, 원료등의 발명을 각각 독립항으로 해서 1특허출원으로 할 수 있다. 예를들면 「일정 크기의 기포제와 유리원료를 혼합하여 틀에 넣는 내부에 구형의 공간을 여러개 갖는 유리컵의 제법」과 「기포발생부, 유리원료 공급부 및 혼합부 를 갖고 혼합된 원료를 일정 형상으로 고형시키는 장치」와 같이 전자는 제품의 생산방법이고 후자는 그 방법을 실시하는데 사용되는 기계이므로 각각 독립항으로 하여 하나의 특허출원으로 할 수 있다.

3·3 1특허출원에의 기재

1특허출원으로 할 수 있는 경우는 원칙적으로 기본이 되는 발명과 전기한 1특허출원의 요건에 해당하는 발명을 선택적으로 또는 전부를 기재할 수 있다. 그러나 기본이 되는 물의 발명을 1독립항으로 기재하기 곤란한 경우 또는 1특허출원의 요건에 해당하는 전기한 발명이 1독립항으로 기재하기가 곤란할 때에는 1군의 발명에 해당하는 경우에 한하여 2이상의 독립항으로 할 수 있다. (특허법시행령 제6조제2항) 물의 발명이 기본일 때 이물 자체에 관한 발명의 독립항을 2이상으로 기재할 수 있고 또한 물의 발명에 관한 1독립항과 그 물의 생산방법에 관한 발명을 1특허출원으로 하고자 할 때 그 물의 생산방법의 발명을 1독립항으로 하기가 곤란할 때에는 2이상의 독립항으로 구분하여 1특허출원으로 할 수 있다.